Como estudio de branding hay una situación a la que nos enfrentamos repetidamente a lo largo del tiempo: el registro de marca. Un proceso tedioso, peliagudo y, de vez en cuando, traumático para muchos emprendedores/as cuando lo afrontan por primera vez. Hoy vamos a intentar contaros paso a paso cuál es el proceso que se debe seguir para registrar una marca… y no morir en el intento.
Por qué registrar una marca
Registrar una marca ofrece una serie de ventajas y beneficios importantes para cualquier negocio.
- Protección legal: El registro de una marca confiere al titular los derechos exclusivos sobre esa marca en el territorio en el que se registra. Proporciona una protección legal sólida que ayuda a prevenir que otros utilicen, o registren, una marca similar o idéntica para productos o servicios similares. Esto evita confusiones de cara al consumidor y protege la reputación de la marca.
- Derechos de propiedad: Registrar una marca otorga al titular el derecho legal de utilizar y comercializar la marca en relación con los productos o servicios especificados en el registro. Esto brinda seguridad y establece la propiedad sobre la marca, lo que impide que terceros intenten apropiarse indebidamente de la marca.
- Valor comercial: Una marca registrada puede tener un alto valor comercial, ya que se convierte en un activo intangible que puede ser vendido, licenciado o utilizado como garantía en transacciones comerciales. El registro de una marca puede aumentar el valor de una empresa y su reputación en el mercado, lo que puede ser beneficioso en casos de fusiones, adquisiciones o expansión del negocio.
- Diferenciación y reconocimiento: Al construir una identidad única y distintiva, la marca registrada contribuye a generar reconocimiento y fidelidad por parte de los consumidores, lo que puede tener un impacto positivo en las ventas y la reputación de la empresa.
- Protección global: El registro de una marca en un país puede facilitar el proceso de protección de la marca en otros países. A través de tratados y acuerdos internacionales como el Protocolo de Madrid, es posible solicitar la protección de una marca en múltiples países con un solo trámite, lo que simplifica y agiliza el proceso de expansión internacional.
¿Dónde registrar una marca?
El proceso de registrar de una marca en España se lleva a cabo ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Se trata de un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Importante aclarar que al registrar la marca ante el OEMP, estaremos consiguiendo protegerla en el ámbito nacional, pero no quedará protegida en otras regiones.
Si, por ejemplo, quisiéramos registrar la marca a nivel Europeo, deberemos acudir a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Ojito: desde el Brexit, el Reino Unido queda fuera del ámbito de protección de las marcas registradas en el EUIPO, y deberá tramitarse su registro en el Intelectual Property Office (IPO); lo que, además de añadir un punto adicional de complejidad al proceso, también multiplica el coste total del registro.
Un dato importante: no es necesario desplazarse hasta las distintas oficinas para realizar el registro. Todo el proceso se puede realizar online.
¿Cómo registrar una marca en España?
El proceso de registro no es complejo, pero si hay detalles que se deben tener en cuenta para no pifiarla o despilfarrar dinerito. Se puede resumir en 4 pasos:
Paso 1: Búsqueda de antecedentes
En pleno siglo XXI y inmersos en plena vorágine capitalista, te podemos asegurar que existen miles…millones de marcas registradas. ¿Qué quiero decir? Que es más que probable que ese maravilloso nombre cortito e ingenioso que se te ha ocurrido ya esté cogido. Lo siento amigo, tener una buena idea para un nombre no es suficiente. Si quieres proteger tu negocio, este nombre tiene que ser registrable y no estar cogido. Por ello, conviene verificar que no existe ya un negocio operando con el mismo nombre (o parecido).
Para comprobarlo, lo primero que puedes hacer es acceder a cada una de las bases de datos que cada oficina pone a tu disposición en sus webs. También puedes utilizar TMView, una herramienta en línea que permite buscar y visualizar información sobre marcas registradas en múltiples países de forma simultánea. Una base de datos global que recopila información de las oficinas de propiedad intelectual participantes, incluyendo la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las oficinas nacionales de diferentes países.
TMview proporciona acceso a datos sobre marcas registradas, como el nombre del titular, la imagen de la marca, la clase de productos o servicios asociados y el estado del registro. Permite realizar búsquedas por palabras o por número de registro de marca. Esta herramienta te será especialmente útil para realizar búsquedas internacionales de marcas, ya que evita la necesidad de acceder a diferentes bases de datos nacionales.
Es importante tener en cuenta que TMview es una herramienta de consulta y no tiene carácter oficial para la toma de decisiones legales. Es decir, puede ayudarte a hacer una primera criba o descartar un nombre; pero que una marca no aparezca ahí, no quiere decir que ese nombre esté disponible y sea inmediatamente registrable.
Ojito con esto. Que más de uno se ha confiado y luego el chasco puede ser mayúsculo.
Otra buena recomendación es revisar la disponibilidad del dominio. Créeme, no quieres registrar una marca para luego darte cuenta de que hay una web chorra que te quita protagonismo en Google; o de que vas a tener que pagar una buena suma a cualquier fulano para comprarle el dominio. El mismo consejo aplica para las redes sociales: echa un vistazo a ver si tu nombre ya tiene dueño en facebook, instagram, tiktok, etc.
CONSEJO 1
El tema del dominio conviene no tomárselo muy a pecho. Es decir, si tienes un nombre del que te has enamorado, puedes registrarlo a nivel legal pero cuyo dominio no está disponible, no entres en pánico. Hoy en día existen multitud de extensiones de dominio (TLDs) que pueden servirte. Y si no, siempre puedes hacer un apaño como el de esta misma web (somoswaka.com). ¿Somos o no somos creativos?
CONSEJO 2
Siempre es recomendable consultar con un profesional especializado en propiedad intelectual para obtener asesoramiento adecuado sobre registros de marcas. Además de la disponibilidad o no del nombre, existen otros factores que se deben contemplar a la hora de juzgar la viabilidad e idoneidad del registro. Un buen agente de marcas especializado te ofrecerá el asesoramiento adecuado para tomar una decisión tan trascendente para el futuro de tu compañía. Así mismo, te podrá asesorar sobre el formato adecuado con el que proceder al registro (si registrar solo el nombre, el nombre con el logotipo, el nombre, el logo y el tagline juntos, etc).
Paso 2: Solicitud de registro
Una vez realizada la búsqueda y confirmado que la marca esté disponible, se debe presentar la solicitud ante la oficina de registro que proceda. La solicitud debe incluir:
- información sobre el titular de la marca,
- una descripción clara de los productos o servicios asociados a la marca
- y el correspondiente pago de tasas.
Si amigo/a, aquí es donde te toca abrir la chequera. Las tasas se pagan por adelantado, independientemente de que luego te aprueben o no el registro. El coste no es baladí y depende tanto del ámbito geográfico del registro como de las clases Niza donde se vaya a registrar la marca. En 2023 en España, por ejemplo, el coste de registro para 1 clase ronda los 150€, un poco menos si se realiza el trámite online. Por este motivo, conviene llegar a la solicitud del registro con cierta confianza en que no habrá problemas para que te lo concedan.
CONSEJO 3
La Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza (CIPN), es un sistema utilizado para categorizar los productos y servicios en el ámbito de la propiedad intelectual. El objetivo principal de la clasificación de Niza es facilitar el registro, y la búsqueda de marcas en todo el mundo, al proporcionar un sistema uniforme y estandarizado para clasificar los productos y servicios asociados con las marcas.
Consta de 45 clases en total: 34 clases para productos y 11 clases para servicios. Cada clase cubre un área específica de productos o servicios y está identificada por un número. Por ejemplo, la clase 25 abarca la ropa, calzado y moda; mientras que la clase 42 cubre los servicios científicos y tecnológicos, así como los servicios de investigación y diseño relacionados.
Cuando se presenta una solicitud de registro de marca, es necesario especificar la(s) clase(s) de Niza correspondiente(s) a los productos o servicios asociados con la marca. Esto ayuda a delimitar y proteger los derechos exclusivos de la marca en su campo de actividad específico. En muchos casos (sobre todo cuando se va a registrar una marca asociada a una empresa), es recomendable elegir más de una clase Niza, de modo que la marca quede protegida para distintos ámbitos de actividad. Por ende, si el negocio de la misma se expande a otros servicios, la marca también estará protegida.
En definitiva, es fácil que el coste total de las tasas de registro se acerque a los 300/400€.
Paso 3: Examen de forma y fondo
La OEPM realizará un examen de forma para verificar que la solicitud esté correctamente cumplimentada y se haya abonado la tasa correspondiente. Posteriormente, se realiza un examen de fondo para evaluar si la marca cumple con los requisitos legales, como ser distintiva, no confundible con marcas existentes, no ser una palabra de uso común, etc.
El tiempo que lleva el examen de forma y fondo de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) puede variar, ya que depende de varios factores, como la carga de trabajo de la OEPM en ese momento y la complejidad de la solicitud de marca. En general, el examen de forma suele completarse en unas pocas semana o meses, mientras que el examen de fondo es más exhaustivo y y puede llevar más tiempo, ya que implica un análisis más detallado y puede requerir consultas o solicitar aclaraciones adicionales al solicitante. El tiempo para esta evaluación puede ser de varios meses (lo habitual suele estar entre 3 y 4 meses).
Paso 4: Publicación en el BOPI
Si la marca supera el examen de forma y fondo, se publica en el BOPI (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial). El objetivo es hacer pública la intención de registro de una nueva para marca para permitir a terceros presentar oposiciones. De este modo cualquier otra empresa que se sienta perjudicada por la existencia de un marca similar a la suya, puede alegar que está en contra y defender sus derechos. En este momento se abre un plazo (normalmente de dos meses) tras el cual, en caso de no haber oposiciones, el registro de la marca se formalizará definitivamente. Se emitirá un certificado de registro y la marca estará protegida durante 10 años, renovables por períodos sucesivos.
En caso contrario, si se presentase una oposición válida, se iniciará un procedimiento de oposición en el que las partes pueden presentar argumentos y pruebas para defender sus posturas; o iniciar negociaciones entre ellas para intentar llegar a un acuerdo.
En cualquier caso, llegar a la situación en la que tengas que defenderte ante una oposición es siempre una mala noticia. Generalmente estos procesos se suelen demorar mucho en el tiempo, lo que supone un lastre muy importante para poder empezar a operar la marca; o asumir mucho riesgo en caso de que decida tirar para delante sin una resolución en firme.
Defenderte ante una oposición es siempre una mala noticia
¿Cuánto se tarda en registrar una marca?
A grosso modo el tiempo promedio para registrar una marca en España (es decir, desde que se realiza la solicitud hasta que se consigue el certificado de registro) es de entre 6 y 7 meses, siempre y cuando todo vaya fluido como la seda y no haya oposiciones. Aunque, se dan casos en los que se puede alargar hasta 12 meses. Un drama, ¿verdad? Este es el segundo y principal motivo por el que conviene ir al registro con el menor grado de incertidumbre posible, y por el que siempre solemos recomendar acudir a un agente de patentes y marcas experimentado. ¿Te imaginas que, tras estar esperando todo ese tiempo, te rechazan el registro?
El tiempo promedio para registrar una marca en España es de entre 6 y 7 meses.
CONSEJO 4
Conviene aclarar un tema importante: registrar una marca es recomendable, pero no obligatorio. No tienes porque esperar a tener la marca registrada para empezar a operar con ella. Si tienes un alto grado de seguridad en que no vas a tener problemas futuros con el registro (esto te lo puede decir un experto), puedes avanzar con todo el trabajo de identidad gráfica y marketing.
Diferencias entre marca, nombre comercial y denominación social
Para los no iniciados suele haber cierta confusión entre estos tres términos. Es importante conocer a qué se refiere cada uno de ellos, para no hacerse líos innecesarios.
- La marca hace referencia al signo o símbolo que distingue tu producto o servicio en el mercado. Por ejemplo, ZARA.
- El nombre comercial es el nombre por el que se conoce a la empresa. Por ejemplo, INDITEX.
- La denominación social se refiere al nombre oficial en términos de persona jurídica de la sociedad. Por ejemplo, INDITEX, S.A.
La marca es el signo distintivo por excelencia y puede protegerse a nivel internacional mediante el procedimiento de registro de la marca internacional o el de la marca europea/comunitaria. Por el contrario, esto no es posible con el nombre comercial, que sólo puede protegerse país por país y de acuerdo con las normas nacionales de cada Estado.
Ya tienes registrada tu marca. ¿Y ahora qué?
Vale, ya has conseguido lo más difícil. Ahora puedes relajar el esfínter. Tu marca es intocable… O quizás no.
La realidad es que el registro de la marca no sirve de mucho si luego no estás atento para evitar que otros se aprovechen de ella. Como hemos comentado más arriba, el registro no es una condición necesaria para usar una marca. Esto implica que, de manera intencionada o involuntaria, antes o después vayan a aparecer otras empresas con tu mismo nombre (o muy similar). Si tu no haces nada por evitarlo, estas empresas van a estar ahí y esto puede afectar a tu negocio de una u otra forma.
Por otro lado, es posible que, por muy original que sea tu nombre, haya otras personas que tengan tu misma brillante idea e intenten registrar marcas similares a la tuya. En ambos casos, el registro de tu marca te permite tener un argumento legal infalible (generalmente) para oponerte a estas marcas y proteger tu negocio.
CONSEJO 5
Aquí, de nuevo, entra en juego la figura del agente de patentes y marcas. La mayoría de despachos especializados en estos temas ofrecen un servicio de vigilancia, aviso y oposición que te ayudará a mantener tu marca a salvo.
Un último detalle (importante)
Ojito. El mero registro puede no ser suficiente para defender tu marca. Desde el 1 de mayo de 2019 el sistema marcario español cuenta con un nuevo medio de defensa: la prueba de uso. Este cambio supone que el solicitante de una marca puede exigir que el oponente demuestre el uso efectivo del signo con el que se opone. De esta manera, si no se prueba el uso, la oposición no será tenida en cuenta.
La finalidad de la prueba de uso es evitar que las marcas registradas permanezcan en el registro sin ser utilizadas de manera efectiva, lo que podría impedir que otros competidores legítimos utilicen la marca o términos similares. Al requerir la prueba de uso, se busca mantener el registro actualizado y garantizar que las marcas registradas sean realmente utilizadas en el comercio, evitando así el acaparamiento de marcas.
En algunos casos, se puede exigir la presentación de evidencia de uso, como facturas de venta, publicidad, packaging de productos, entre otros. Si no se presenta la prueba de uso en el plazo establecido o si la evidencia no es suficiente puede provocar la cancelación o revocación parcial del registro de la marca.
Prueba de uso: para evitar que las marcas registradas permanezcan en el registro sin ser utilizadas.
CONSEJO 6
Esto es importante, por que implica que para mantener protegida tu marca, si las registrado junto con el logotipo, la versión registrada sea la misma que estás usando de facto. Esto es algo que habitualmente se olvida cuando se hace un rediseño o cambio de logotipo.
